走出去智库观察

　　从商务部近几年的年度统计数据看，中国企业海外并购越来越多的投资流向制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业。而在上述行业中，知识产权是其发展的核心竞争力，也是中国企业开展收购的主要目的和动因之一。

　　走出去智库（CGGT）近期出版的新著《中国走出去观察：知识产权｜跨境并购实务指南》中提出，把知识产权提到企业发展战略层面，对企业长期发展、扩大自身竞争优势，并在市场上崭露头角，是极具裨益的。为此，走出去智库（CGGT）联同德、美、澳、日、英、法、加、韩等8个国家的9家律师事务所知识产权律师，共同编撰了这本书，以期帮助中国企业在对外投资中了解他国知识产权法律制度，维护自身知识产权。

　　走出去智库（CGGT）认为，中国企业在开展跨境并购时，知识产权尽职调查是不容忽视的一个重要环节，其重要性丝毫不亚于法律、财务或是人事方面的尽职调查。但是，由于长期的并购环境和能力所限，与法律等尽职调查相比，中国企业对于知识产权尽调的重视程度明显不足，相关内容也了解得较少。

　　在走出去智库（CGGT）今日获授权刊发一篇有关海外并购知识产权尽调的实务文章，作者之一、走出去智库特约专家李海燕对于知识产权尽调的细节问题给予详尽的阐述，包括：涉及的行业与范围、目的、实施团队、时机与方法等， 同时介绍了知识产权尽职调查与其他尽职调查的关系，并提供了日本关于专利战略的最新研究成果，供读者参考。

 

　　要 点

　　1、实施知识产权尽调的时间段，一般在卖方双方签订无法律约束力的LOI（意向书）或者MOU（备忘录）到签订SPA（股权买卖合同）之间。

　　2、中国企业在海外并购实践活动中，如果并购标的企业规模较小，或拥有的知识产权较少，可以把知识产权的尽职调查分解到法律、财务、人事等领域的尽职调查中去做；如果标的企业比较大，且知识产权的数量和问题比较复杂，建议组建专业的知识产权团队开展专业的分析和研究。

　　3、如果中国企业海外并购的目的是获得发达国家企业的技术，那么开展知识产权尽调的时候，就需要特别关注高科技产品的普通商品化问题。如果标的企业的高科技产品普通商品化，那么中国企业并购这些企业的价值就不大了。

 

　　正 文

　　文/李海燕 走出去智库特约专家

　　陈卓 华北水利水电大学

　　近年来，越来越多的中国企业到海外去收购外国企业，动因之一是知识产权的获得。中国企业海外并购的过程中，一般对法律和财务方面的尽职调查（Due Diligence，DD）更为关注，对知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，IPDD）则重视不够。现代企业的知识产权和创造知识的能力，是企业的核心的竞争力，从这个意义来讲，知识产权的尽职调查也是海外并购公司重要的一环。

 

　　知识产权尽职调查所涉及的行业与范围

　　中国企业开展海外并购时，所有行业都会存在知识产权的问题，但并非所有行业都需要开展知识产权尽职调查。某些特定行业的知识产权更为重要，其知识产权质量直接决定了企业的竞争力，如果跨国并购涉及这些行业，开展详细的知识产权尽职调查非常必要。

　　这些行业包括：医药行业和医疗器械行业，ICT行业（互联网和通信行业），汽车制造业，家用电器行业，手机制造行业，半导体制造行业，液晶生产行业，飞机制造行业，化工行业，生物行业，精密仪器行业，轨道交通行业，服装行业，影视和出版行业，职业体育行业，动漫行业和游戏行业，设计行业，新材料制造行业，新型电池制造行业，冶金行业等。

　　本文对知识产权尽职调查的范围做出一个划定，分为三大类：

　　第一，关于企业形象的知识产权，主要是商标（trademark）、商号（mark）、商品包装或者形态（container or package）等。

　　第二，关于知识创造方面的知识产权，主要包括专利（patent）、实用新型（utility model patent）、设计（design）、著作权（copyright）、半导体线路设计（layout design exploitation right）、种苗培育权（plant breeder’s right）、企业秘密（trade secret）等。

　　第三，其他知识产权，如肖像权（portraiture right）、企业的网站的域名（domain）等。

　　在实践工作中，专利的分析和评估最为困难，涉及专利的诉讼和纠纷也很多。

 

　　知识产权尽职调查的目的与前期准备

　　中国企业跨国并购发达国家的企业，主要是为了获得标的企业的核心竞争力。因此开展知识产权尽职调查的主要目的是：第一，从知识产权的角度，对中国企业做投资判断提供材料，研究确定投资框架；第二，把调查的结果根据需要反映在股权买卖合同（SPA）中；第三，为并购以后的整合做准备。

　　为了达到上述目的，在开展知识产权尽职调查的时候，需要在前期准备进行了解的内容如下：

　　1、了解投资标的企业有什么样的知识产权、知识产权战略、知识产权管理体制，初步了解这些知识产权的价值。了解这些知识产权的价值，并不是对知识产权的价值做定量的评价，给出某个知识产权（比如专利）价值多少钱，而是对知识产权进行分门别类进行一个梳理， 给出一个定性的评估。

　　2、初步了解是否有知识产权相关法律纠纷或者法律风险的存在。在知识产权领域，发生侵权纠纷是非常常见的。发达和发展中国家的法院一般都设有专门的知识产权法庭。在专利诉讼的世界里，一次诉讼花费上百万美元的律师费用也是常见的。由于败诉，被迫撤出某个国家的市场或者支付上亿美元赔偿金的案例也多次发生过。

　　3、了解知识产权对企业将来收益或者支出产生的影响。企业对研究开发的投入直接影响了企业今后的科技成果和竞争力。研究开发需要巨额的投入，并伴随着风险，并不是所有的研发成果都可以创造出市场或者给企业贡献营业额。

　　在一些特殊行业，比如医药行业，专利对企业将来的收入影响是非常大的。如果一家医药行业的大型畅销专利药品的专利到期，对该企业的营业收入影响是巨大的。医药行业中于从事generic药品（即专利过期药）生产的企业很多。专利过期之后，往往药品的价格会大幅度下降。

　　4、了解该国的知识产权法律体系和行业的知识产权情况。关于知识产权，每个国家的法律体系和实践不同，国民对知识产权的意识也不同。另外，要客观评价并购标的企业的知识产权价值，必须把该企业和同行业竞争对手持有的知识产权做比较。

 

　　知识产权尽职调查的实施团队

　　1、知识产权尽职调查实施团队的构成

　　中国企业海外并购一般会开展法律、财务和税务的尽职调查等，但较少关注和开展知识产权尽职调查。主要原因包括：

　　有一些中国企业并没有充分认识到知识产权尽职调查的重要性；

　　缺少了解专业的知识产权尽职调查的外部机构，企业内部也没有充足的专业人员；

　　并不是没有开展知识产权的尽职调查，而是通过法律尽职调查和财务尽职调查等活动，进行了初步的知识产权尽职调查，也就是说把知识产权尽职调查分散到其他尽职调查中。

　　中国企业海外并购时第三种情况是比较多的。在并购实务工作中，律师开展法律尽职调查的时候，一般都会对商标权利和专利权利进行确认。财务尽职调查一般也都会开展无形资产方面的工作，其中就包括知识产权。

　　中国企业海外并购时，如果是大型企业的并购，比较理想的团队构成是企业内部人员和外部专业机构的配合。企业内部的参加人员主要是从以下部门抽调到并购团队中的成员：知识产权部门的专业人员；知识产权方面的律师；企业战略部门的专业人员；研发部门的专业人员。企业外部的专家主要包括知识产权专业律师、知识产权咨询机构、会计师、专利代理机构等。

　　2、企业内部员工参加知识产权尽调的重要意义

　　在开展知识产权尽职调查的时候，需要委托知识产权律师（特别是专利律师）、专利代理人、知识产权咨询公司等。但是，企业内部专业人士的参与是不可或缺的，其意义有以下两方面：

　　（1）企业内部的专业人士需要确定委托给外部专业机构的工作范围。知识密集型企业拥有的知识产权往往是非常多的，但是开展并购活动的时候，开展尽职调查的时间往往较短，另外能够拿到知识产权方面的资料也相对有限。现代社会一些企业所持有的专利数量巨大，要在短时间内对其所有知识产权进行详细分析，既不现实，也没必要。

　　（2）一些知识产权尽调工作是非内部专家不能够完成的。专利律师或者专利代理人很难判断目标企业的技术研发方向是否符合时代发展方向，以及有多大的技术互补性。企业的一些技术秘密，只有业界资深人士才能做出比较客观的评价。另外，现代商业社会科技发展日新月异，技术的陈腐化速度很快。这就需要并购方中国企业内部的专家人士利用知识产权或研究开发的专业认识去做出合理判断。

 

　　开展知识产权尽职调查的时机和方法

　　海外并购的方式和情况是有很大不同的，中国企业也需要根据实际情况来确定如何去做知识产权尽调。但总的来说，实施知识产权尽调的时间段，一般在卖方双方签订无法律约束力的LOI（意向书）或者MOU（备忘录）到签订SPA（股权买卖合同）之间。

　　尽职调查一般是根据卖方提供的材料来进行。但一些知识产权的信息不通过卖方提供也可以获得，特别是专利的信息，发达国家都有完善发达的专利检索系统。行业的专利申请情况、潜在标的企业的专利情况、竞争对手的专利情况都是可以查到的。另外，也可以通过潜在标的企业的年报、网站、产品介绍目录等收集企业的一部分知识产权信息。

　　知识产权的尽职调查基本可以分为两个阶段：

　　一个是桌面（desktop）尽职调查的阶段。这个阶段主要通过收集市场上公开的企业信息，卖主提供的资料，官方的一些信息库等收集到的信息，进行分析和研究。

　　另一个是实地（on site）尽职调查的阶段。这个阶段主要是到企业实地进行访问和查看，对知识产权相关人员和高管层进行一些问询。特别是要到企业的研发中心、实验室、设计部门、知识产权管理部门等进行实地的查看。由于时间的限制或者卖方的不配合，并不是所有的并购项目都可以实施实地尽职调查。

 

　　知识产权尽调和其他尽调的关系

　　一般来说，并购活动中的尽职调查可以分为以下几个主要领域：商业、法律、财务、知识产权、税务、人事劳务、环境、IT等。开展大型企业并购的实际工作中，很难把各种尽职调查工作完全分割开来。

　　中国企业在海外并购实践活动中，如果并购标的企业规模较小，或拥有的知识产权较少，就可以把知识产权的尽职调查分解到法律、财务、人事等领域的尽职调查中去做；如果标的企业比较大，而且知识产权的数量和问题比较复杂的话，建议组建专业的知识产权团队开展专业的分析和研究。

　　1、知识产权尽调和法律尽调的关系

　　在并购的实际工作中，大部分项目都是把知识产权尽调放到法律尽调中去实施。知识产权尽调中，律师发挥最重要的作用。律师的主要工作有：

　　确定知识产权的权属关系和确认是否存在知识产权方面的法律风险；

　　确认有没有正在诉讼程序的案件或者有重大诉讼风险（无论标的企业是原告或者被告）；

　　确认关于知识产权的各种合同的内容和相关的法律风险，这些合同主要包括：各种保密合同，知识产权的授权合同（license agreement），专利的交叉授权合同（cross license），公司和员工关于员工在职期间的方面创造的权利归属问题的合同，员工离职时签署的避免竞业合同和保密合同，关于参加专利池（patent pool）时的相关的合同等；

　　有关反垄断法规相关的问题。

　　2、知识产权尽调和财务尽调的关系

　　企业创造知识产权需要人力物力财力的投入。知识产权为企业带来收入和利润，也会反映在企业的各种财务报表中。知识产权方面的重大变化，也都会直接影响基本的财务报表。

　　3、知识产权尽调和人事尽调的关系

　　人事尽调中的许多工作与知识产权尽调密切相关，具体如下：

　　企业的研发需要企业的员工来完成。如何评估企业的研究开发部门的人员的业绩，如何评选出需要特别挽留的明星研发人员，是知识产权尽调和人事尽调的共同职责；

　　如何提高研发人员和知识产权部门的员工的工作积极性，设计合适的激励机制也是人事部门的重要工作；

　　企业的法务部门和知识产权部门有没有知识产权经验丰富的专业人员等。

　　4、知识产权尽调和税务尽调的关系

　　知识产权问题和税务的关系主要发生在跨国大型企业。如果跨国企业给海外的子公司进行知识产权方面的使用授权（包括专利、商标、技术指导等），收取相应的费用，需要注意转移定价的问题（transfer pricing）。另外，如果跨国企业对知识产权进行集中的管理，放到什么地方管理就是一个很大的问题，因为不同的国家或者地区，法律规定和税率是不同的。一些跨国企业把知识产权的管理公司放到实质税率比较低的国家。

　　5、知识产权尽调和商业尽调的关系

　　一个企业的企业发展战略往往也包括了知识产权战略，特别是技术研发的战略，关系到企业内部对研发的资源分配。企业的市场定位和竞争战略，也必然会落实到企业的知识产权上。反过来讲，企业的研发成果或者是知识产权管理水平的高低，也会影响到企业的市场定位和竞争战略。在一些国家的法律框架下，商业模型可以申请专利，企业的品牌战略也需要商标等一系列的知识产权来支撑。

 

　　关于日本专利战略的研究借鉴

　　日本企业的技术实力一直是非常强大的，但是在90年代以后经历长期的经济低迷，日本在1980年代曾傲视全球的所谓综合电机公司（包括松下、索尼、东芝、日立、夏普、NEC、富士通等），现在总体经营情况不是太好。一些非常具有优势的领域，包括DRAM、液晶面板、DVD放映机、锂电池、太阳能电池、液晶电视、汽车导航等，市场份额不断被韩国、中国台湾地区和大陆地区的企业所蚕食。日本因此进行了许多研究和反省，并提出了相应的对策。

　　本文介绍了来自日本的这些最新研究成果，可供中国企业海外并购的开展知识产权尽职调查工作进行借鉴，有利于更好地确立中国企业自身的技术战略。

　　1、仅仅持有大量的专利，并不能保证企业的竞争优势

　　日本的综合电机企业，直至今天也持有大量的专利，但仍无法阻止一些传统优势领域的不断退步。企业持有大量的专利，不能保证其能开拓新的市场，或在市场中占有优势。

　　并非所有技术都去申请专利就是好的，其主要的一个原因是企业申请专利，相关的技术就意味着公开。每年许多没有通过申请的专利也会被公开，这些技术可供全世界任何一家企业或者个人无偿使用。

　　另外，如果不是申请国际专利，或者是在主要的竞争对手所在国申请专利，即使拥有了专利，竞争对手也可以合法使用该专利技术。此外，申请专利和维持专利是需要花费大量的人力物力和财力的，对企业来说也是一个很大的成本。

　　针对这个问题，日本知识产权专家提出了“开放和封闭战略”（open and close），主要有两种层面的建议：

　　第一种是产品层面的战略。把被竞争企业看到之后能够迅速模仿的技术申请专利（开放战略），而把重要的生产过程技术、生产设备内部设计、制造技术等作为企业秘密控制在企业内部（封闭战略）。

　　比如，一个产品问世之后，竞争对手通过拆解、分析、化验等可以掌握的产品原理和技术，如果不申请专利进行保护，就不能保证企业自身的权益。而那些难以模仿和攻克的生产技术，作为商业秘密保留在企业内部，竞争对手或者其他国家的企业，即使想模仿，也无能为力。

　　第二种是企业发展层面的战略。在商业实践中，一些大型企业会开放自己持有的大量专利给全世界的所有企业，其背后的逻辑思维是通过免费提供专利，促进某个领域技术的发展和市场的发展，让自己公开的技术成为事实上的行业标准（开放战略）。同时，企业还保留一部分专利在自己手里，以确保自己在市场中的竞争地位（封闭战略）。

　　2、高科技产品的普通商品化问题

　　一般来说，专利的有效期是20年。从专利生效到产品面世一般需要3~10年的时间，这是因为高科技产品需要解决的技术问题是非常多的，一个产品的面世背后往往有几百个甚至上千个专利。

　　如果使用专利保护期已经结束的专利能够制造的产品的质量水平等于市场大部分顾客需要的质量水平，这个时候，称之为高科技产品的普通商品化。日本很多优势领域，迅速被周边国家地区所赶超正是这个原因。

　　日本企业专利过期以后，其他国家的竞争对手就可以无偿使用这些专利技术，且不构成侵权。东亚其他国家的人工费、房租等成本远远低于日本企业，且制造这些产品的装置和设备已经非常成熟，通过大批量引进日本的机器设备，不需要太多技术积累便可以生产出物美价廉的产品。这时即使日本企业可以生产出质量更高的产品，但是市场大部分顾客更接受高性价比的产品，其结果就是日本企业市场份额不断下降。

　　如果中国企业海外并购的目的是获得发达国家企业的技术，那么开展知识产权尽调的时候，就需要特别关注高科技产品的普通商品化问题。如果标的企业的高科技产品普通商品化，那么中国企业并购这些企业的价值就不大了。

　　一个产品领域一般连续10~20年都有专利申请，这些专利的每年的数量分布往往是像山字形，初期比较少，数年后到达顶峰，之后逐年下降。以日本数码相机领域为例，从1983年开始有1件专利申请，一直增长到2002年的申请最高峰1807件专利，之后逐年减少。1983—2002年的中间年份是1992年。1992年加上20年为2022年。在DRAM、液晶面板、太阳能面板、锂电池、汽车导航仪、钕磁铁等领域的实践证明，上述公式是基本正确的。

　　至此，本文对中国企业海外并购时有关知识产权尽调的细节问题进行了不同程度的阐述，知识产权在交割以后，还有三点需要留意：

　　第一，要根据当地国家的法律规定，需要进行知识产权名义变更手续或者备案手续；

　　第二，交割之后1年内，需要完成PPA（purchase price allocation）的工作，PPA的过程中，需要对知识产权做价格评估；

　　第三是并购后的整合的问题（post merger integration）。并购后的整合工作中，如何通过知识产权方面的整合，增强企业的核心竞争力，从而增加企业的收益能力是一个非常关键的问题。

　　来源：《河南科学》　　

 

       作者简介

　　李海燕，走出去智库特约专家。毕业于日本一桥大学。先后供职于日本大型金融集团和跨国房地产基金管理公司。2010年回国后，一直在某金融集团工作。研究方向为国际金融、跨国并购、金融史、房地产投资等。

 

　　走出去智库（CGGT）

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