编者按｜美国时间8月12日，7家中国企业递送了来自中国的一份新文件给美国专利调查局，起诉日立金属专利垄断。7家企业效仿华为当年诉高通专利封锁，聘请华为当年的律师团队。

　　但中国企业不一定了解，美国专利诉讼，以费用最高昂、操作最复杂而著称。因法官判断、法律变化、赔偿金额估量、陪审团缺乏专业知识等因素而难以预测结果。

　　国际律师认为，美国专利诉讼的任何一方，都面临着极高风险。请看本文细致分析。

　　文章要点

　　1、为什么美国专利诉讼案件结果如此不可预知？一个原因是，不同法官处理结果变数较大。

　　2、针对法官处理案件不确定性策略，一是请求取消对审理案件法官的任命，二是了解法官偏好，调整策略。

　　3、另一风险是法律变化。律师需与时俱进，紧跟立法进程，对立法及判例分析，加以运用。

　　4、专利侵权案件赔偿金额难以评估，需要考量：一是专利所有权人的利润损失，二是针对已经使用的专利权所应交纳的合理许可使用费。

　　5、管控陪审团判断有误的风险，首先，当事人可向法庭请求，限制向陪审团出示某些证据；其次，企业败诉，打算上诉，律师应确保证据都记录在案。上诉时，律师利用该记录，证明陪审团有误。

　　文章全文

　　文/ Elizabeth H. Rader律师, 美国Alston &Bird律师事务所顾问

　　译/走出去智库研究员 夏桐川

　　一些中国企业走出去，避免不了遇到专利诉讼问题。今天我们分析一下，为什么美国的专利诉讼难以预测，充满风险？

　　难点一：法官不同

　　原因之一，不同的法官判案结果显著不同。

　　在美国，基本上所有的专利案件均由联邦地方法院或者国际贸易委员会（ITC）受理。地方法院的法官由总统任命，并经过参议院批准，在94个地区有超过600个地方法官。在任何地区新提起的诉讼，都被随机分配给该地区的一名法官审理。

　　地方法官处理各种案件，大多数法官高素质，聪明，勤奋。因专利案件出现一些有意义的问题，通常由优秀律师代理，备受部分法官的喜欢。

　　但一些法官不喜欢专利案件，遇到专利案件时，要么让其饱受煎熬，要么抓住机会尽快解决。这样的法官可能批准被告的驳回动议。例如，法官可能主张案件的受理法院无管辖权，或者专利所有人的诉讼请求及其相关文件不充分。

　　在不考虑法官的情况下，被告应当在重大开销发生之前，考虑提起可能迅速结束这场诉讼的动议。

　　然而，如果不喜欢专利诉讼案件的法官未能发现撤销该案的理由，很可能迫使双方当事人达成和解，或者同意将本案移送另一个法官审理。

　　根据经验，有些地区法官喜欢对专利无效诉讼进行简易判决的动议，这通常有利于被告，可以节约成本。

　　也有些法官非常不愿意批准此类动议，而更倾向于对每个未能和解的案子进行审判。

　　美国地区法庭的诉讼程序耗时长，成本高昂。发现程序阶段，双方当事人必须应对方请求，准备所有与案件相关的文件。所有与案件相关的人，都可能在正式的审判程序中接受询问，即“宣誓作证”。

　　在国际贸易委员会（ITC）调查中，虽然耗时少于一年，但仍然花费不菲。这两种情况均对企业造成影响，分散企业高管和工程师的精力。

　　简言之，如果可以避免发现程序和审判程序，那再好不过。

　　如不能请求取消对审理案件法官的任命，当事人最好的选择是，了解法官的偏好和倾向，努力调整策略。

　　难点二：法律变化

　　另一风险是法律的变化。

　　美国专利法有诸多渊源，包括《专利法》、专利局规则、司法判决等。每一个法源都可能发生改变，甚至翻天覆地的变化。任何变化，都可能破坏双方当事人在第一次起诉时的预期。

　　过去20年间，《专利法》经历过两次大修改和数次小修改。2011年，美国国会通过了《美国发明法》，作出了许多变化，特别是使错误颁发的专利归为无效，变得简单，对扼杀企业创新性的专利维护予以阻止。

　　这些修订已经发生了法律效力，许多被告已经成功地说服专利局作出专利无效的决定。

　　司法判决，尤其是最高法院的司法判决，可能会对适用法律产生影响。

　　几年前，美国最高法院做出了一个判决，明确了专利无效的标准——显著性（相对于在先技术缺少发明过程）。此后，地区法院和国际贸易委员会更愿意将显著性作为专利无效的判断标准，这对专利权人来说增加了诉讼风险。

　　近年，美国上诉法院改变或者明确了：企业故意侵犯他人专利，或者故意鼓励其客户侵犯他人专利的判定标准。

　　审判中，一旦发现“故意侵权”，法官可裁定侵权人赔偿专利权人3倍于陪审团所决定的实际损失。

　　显然，即使被告认为其有很强的抗辩能力，3倍赔偿的风险，仍使被告更愿意和解。毋庸置疑，许多案件都以和解的方式解决。

　　对目前未决案件可能造成影响的拟议立法和上诉法院案例，勤奋的专利律师会通过跟进了解，管控风险。

　　某些情况下，当事人双方及律师，通过在国会上作证，或者在涉及其他公司的重要专利上诉案件中，提交“法庭之友”诉书，向立法者提供建议，这是可行的。

　　当修订的法律对一方有利时，其律师可以迅速向法院提出适用新法的请求。

　　难点三：难定赔偿

　　赔偿金额难以评估，是专利诉讼风险难以评估的一个重要原因。

　　专利侵权案件需要评估：一是专利所有权人的利润损失，二是针对已经使用的专利权，所应缴纳的合理许可使用费。

　　然而，在一个拥有很多竞争者的市场上，很难证明专利所有权人的利润损失。如果专利所有人并没有制造或者销售任何产品，就不能采用利润损失理论计算损害，必须使用合理的许可使用费计算方法，但这种计算取决于众多因素。

　　任意一方当事人都需要聘请损害赔偿专家，通常是从事在知识产权评估的会计师或经济学者。损害赔偿专家可以设计支持广泛的损害赔偿金的理论。

　　某些时候，不确定的赔偿责任风险可以通过请求法院处理来控制，以便获得关于损害赔偿最大和最小额，以及颁布禁令的更优信息。

　　在摩托罗拉和苹果的一场诉讼中，法官判定：即使专利权人能投证明侵权的存在，也不能基于发现程序中形成的记录来证明其损失。结果是撤销了审判，这是一个极不寻常的审判结果。

　　通常，原告律师高估了涉案价值。其他情况下，案件和解也并非因为一方或者多方当事人不现实或不理性。有时，个人或情感因素使和解复杂。如果法院尽早让双方当事人知道最大损害赔偿额，则双方均可以作出最优选择。

　　因此，如果一方当事人认为另外一方不切实际，那么其应该考虑在保密和解谈判中，提供与损害赔偿相关的信息。

　　如果一方失败了，应当考虑进入诉讼阶段，以对可能限制（或增强）损害赔偿的动议尽早做出裁定。即使此前仍需花费当事人大量金钱，被告方仍应对向法院提出请求限制潜在损害赔偿的动议机会保持警惕。

　　总之，在权利要求书的解释程序后，或者在发现程序结束之时提出动议，可能简化案件，帮助当事人作出决策，最小化风险。

　　难点四：陪审团

　　许多律师认为，知识产权诉讼中最大的风险因素是陪审团——一群不了解案件情况的公民组成的组织，法庭将向他们出示所有证据，然后由陪审团对案件做出认定。

　　美国法律制度认为，一群普通人能够基于“常识”辨别出谁在说谎，谁陈述的是事实。

　　但是许多专利诉讼律师担心，陪审团成员不能理解案件所涉及的技术性问题，会有误判。

　　更糟糕的是，陪审团专家认为陪审员们通常在审判初期就已经形成了偏好，偏爱某一方或其律师，并会作出对其有利的判断。

　　大多数人认同，若当事人一方是本土居民，另一方是外国人，就像体育比赛，本土居民有“主场优势”。

　　在高风险案件中，律所经常雇佣陪审团顾问，模拟审判，这对风险控制十分有益。

　　最小化陪审团错误风险有两种方法：首先，当事人可以向法庭请求限制向陪审团展示某些证据；其次，若企业败诉并打算上诉，在审判期间，律师应当确保所有的证据都被记录在案。记录包括所有向法庭提交的文件、庭审笔录以及在审判期间所有出示的文件。

　　如果有必要向上级法院上诉，律师要充分利用以上记录，说服法官，扭转不利局面。

　　结论

　　专利诉讼风险来自于关键性问题的不可预测。若企业与专利诉讼律师配合，尽早理解和评估这些关键问题，有利于高管们做出更优的商业决策，规避风险。

　　名词解释

　　法庭之友指在诉讼案件中，没有直接涉及法律利益的私人或团体，为了向法院说明其对该案件相关法律争议上的意见、澄清立法意旨、理清模糊的法律规定、通知法院关于案件事实的真实情况等目的，主动向法院提出书面报告，协助法院公正做出裁决。（据百度百科）

　　作者简介

　　ElizabethH. Rader律师，美国知名律师事务所、Alston& Bird律师事务所硅谷办公室知识产权诉讼顾问。在处理不同行业的企业在美国的专利诉讼方面，经验丰富。

　　美国Alston& Bird律师事务所，一家全球性的律师事务所。其知识产权诉讼团队约有100名律师，为专利权索赔、商标、商业外观和侵犯版权、不公平竞争、虚假广告、滥用商业秘密和反垄断事宜、食品药品、假冒伪造诉讼中的企业提供法律专业支持。